Marque de l’Union européenne : for alternatif et notion de territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-172/18) a précisé l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire[1], disposant que les actions « […] peuvent également être portées devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis […] ».

Dans les faits, une société avait porté une action en contrefaçon de deux marques nationales et d’une marque de l’Union européenne devant le tribunal de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni. La demanderesse reprochait aux défendeurs d’avoir offert à la vente au Royaume-Uni des imitations de ses produits, revêtues d’un signe identique ou similaire auxdites marques, et d’avoir fait de la publicité en ligne pour celles-ci. Les défendeurs, établis en Espagne, ont soulevé une exception d’incompétence, exception accueillie par la juridiction saisie. Les requérants ont interjeté appel, et la Court of Appeal a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union.

La question est de savoir si le tribunal d’un Etat membre sur le territoire duquel une entreprise fait de la publicité et offre à la vente en ligne des produits revêtus d’un signe litigieux est compétent, bien que cette entreprise ne soit pas établie sur ce territoire et n’y ait pas pris les mesures de mise en ligne.

La CJUE répond par l’affirmative. Elle décide que les actions en contrefaçon d’une marque de l’Union peuvent, sur le fondement de l’article 97 § 5, être introduites devant un tribunal des marques de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou professionnels visés par les publicités et offres à la vente, nonobstant que les décisions et mesures d’affichage électronique aient été prises dans un autre Etat membre. Elle se fondent sur la jurisprudence L’Oréal e.a[2] pour considérer que les actes ont été commis sur ledit territoire[3] : la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » ne se confond pas avec la notion de lieu de l’évènement causal. De cette façon, les contrefacteurs ne peuvent priver les titulaires de marques de l’Union d’un for alternatif en invoquant un lieu de mise en ligne coïncidant avec leur établissement[4].  

Contrairement à ce qu’une lecture trop rapide laisse croire, l’arrêt commenté n’est pas une simple confirmation de la jurisprudence concernant la compétence juridictionnelle des contrefaçons pratiquées au moyen d’Internet[5]. Si le résultat crée un choix similaire à celui fondé sur le règlement Bruxelles I[6], c’est-à-dire entre domicile (ou établissement) du défendeur et lieu où le fait dommageable s’est produit, il faut noter le caractère lex specialis de la disposition interprétée[7]. Dès lors, ainsi que le relève l’avocat général Maciej Szpunar, l’interprétation de l’article 97 § 5 a « indubitablement une incidence considérable sur la pratique des tribunaux des marques de l’UE quant à l’application de ce règlement dans d’autres situations »[8].

L’interprétation donnée par la CJUE doit tenir compte du contexte et de l’objectif des dispositions[9]. L’utilisation de l’adjectif « également » dans la disposition interprétée[10] montre la volonté d’offrir un for alternatif au demandeur. Or, depuis l’arrêt fondateur Mines de potasse d’Alsace, l’interprétation relative à une règle de compétence alternative ne doit pas avoir pour effet de faire perdre l’effet utile de cette règle[11]. Tel serait le cas si les chefs de compétence étaient confondus, privant le demandeur d’un choix effectif.

En outre, seule cette interprétation permet de porter de façon uniforme les actions en contrefaçon relatives à des marques, et nationales, et de l’Union ; nécessité flagrante dans les faits de l’espèce. Sans oublier qu’il est souvent difficile voire impossible pour le requérant de connaître le lieu de la prise de décision[12].

La compétence attachée à ce for alternatif est limitée aux faits commis ou menaçant d’être commis sur ce territoire, de sorte qu’il n’y ait pas de rupture d’égalité[13].

Enfin, le juge de ce lieu est le plus apte à statuer en raison de la proximité du litige et de la facilité d’administration des preuves[14].

 

Charlotte SALAÜN


[1] Puis Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, article 125 (rédaction identique).

[2] Point 63 de CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal SA et a.  c/ eBay international et a : D. 2011. 1965, note Manara ; CCE 2011. Comm. 99, note Caron ; JCP E 2011. 509, note Caron ; Propr. ind. 2011. Comm. 71, note Folliard-Monguiral ; RLDI 2011/74, no 2444, note Costes et no 2460, obs. Castets-Renard.

[3] Points 47 et 50 de l’arrêt commenté.

[4] Point 49 de l’arrêt commenté.

[5] Notamment CJUE, 3 oct. 2013, aff. C-170/12, Pinckney : D. 2013. Actu. 2345, note T. Azzi ; D. 2014. 411 ; CCE 2014. chron. 1, nos 3 s., obs. M.-E. Ancel ; RTD com. 2013. 731, obs. F. Pollaud-Dulian.

[6] Règlement n°44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, désormais règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I bis.

[7] Point 34 de l’arrêt commenté.

[8] Conclusions présentées le 28 mars 2019, point 50.

[9] S. HUBER, « Clarification sur les relations entre le règlement Bruxelles I et les règlements spécifiques en matière de propriété industrielle », in « Droit international privé de l’Union européenne », JDI (Clunet) n°4, oct 2018, chron. 9

[10] Article 97 § 5 : « Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96, à l'exception des actions en déclaration de noncontrefaçon d'une marque communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, a été commis. »

[11] Points 20 et 21 de CJCE, 30 nov. 1976, aff. 21/76, Mines de potasse d'Alsace : D. 1977. 613, note Droz ; Rev. crit. DIP 1977. 563, note Bourel ; JDI 1977. 728, obs. A. Huet.

[12] Point 51 de l’arrêt commenté.

[13] Article 98 § 2.

[14] Point 57 de l’arrêt commenté.

compétence juridictionnelle marque de l'UE

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